《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》解讀

【編者按】　《專利審查指南》（下稱《指南》）是我國專利法及其實施細則的具體化，是國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局和國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會依法行政的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，也是有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守的規(guī)章。為貫徹落實中共中央國務(wù)院的政策要求，滿足社會各界對于專利審查的迫切需求，國家知識產(chǎn)權(quán)局啟動了此次《指南》修改工作，目前正在就《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》公開征求意見。針對此次《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》中的一些社會各界較為關(guān)注的熱點問題，本報邀請國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局審查業(yè)務(wù)管理部有關(guān)人員進行相關(guān)解讀，以饗讀者。

關(guān)于不授予專利權(quán)的申請

（《指南》第二部分第一章的修改）

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化體制機制改革加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》《國務(wù)院關(guān)于新形勢下加快知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)的若干意見》等政策文件，對研究完善商業(yè)模式知識產(chǎn)權(quán)保護制度提出了明確要求，并且產(chǎn)業(yè)界對此也有較為強烈的需求。因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局對此問題進行了專題研究調(diào)研，并將其納入此次《指南》修改內(nèi)容中。

現(xiàn)行《指南》規(guī)定，商業(yè)實施等方面的管理方法及制度作為智力活動的規(guī)則和方法，屬于不授予專利權(quán)的客體，并明確“組織、生產(chǎn)、商業(yè)實施和經(jīng)濟等方面的管理方法及制度”“統(tǒng)計、會計和記賬的方法”等純粹的商業(yè)模式不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)。

然而，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，涉及金融、保險、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、經(jīng)營管理等領(lǐng)域的商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，這些新商業(yè)模式市場運行效果好、用戶體驗佳，提升了資源配置和流動效率，節(jié)約了社會成本，增進了社會福利。因此，應(yīng)當(dāng)對此類商業(yè)模式創(chuàng)新中的技術(shù)方案給予積極鼓勵和恰當(dāng)保護，不能僅僅因為技術(shù)方案包含商業(yè)規(guī)則和方法就不授予專利權(quán)。

改進點

此次修改草案明確規(guī)定：涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當(dāng)依據(jù)我國專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性。

關(guān)于涉及計算機程序的發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定

（《指南》第二部分第九章的修改）

目前，關(guān)于計算機程序改進的發(fā)明越來越多，但是現(xiàn)有的權(quán)利要求表達方式卻存在形式單一或有些發(fā)明難以表達，以及保護范圍理解易產(chǎn)生分歧的問題。因此，此次《指南》修改試圖為創(chuàng)新主體提供更加豐富、更為清楚的權(quán)利要求撰寫方式，以充分保護涉及計算機程序的發(fā)明創(chuàng)造。

1.進一步明確“計算機程序本身”不同于“涉及計算機程序的發(fā)明”，允許采用“介質(zhì)+計算機程序流程”的權(quán)利要求的表達方式（第2節(jié)）

改進點

將第2節(jié)第（1）項第1段中的“僅僅記錄在載體上的計算機程序”修改為“僅僅記錄在載體上的計算機程序本身”，第3段中的“僅由所記錄的程序限定的計算機可讀存儲介質(zhì)”修改為“僅由所記錄的程序本身限定的計算機可讀存儲介質(zhì)”，即均增加“本身”，以進一步明確“計算機程序本身”不同于“涉及計算機程序的發(fā)明”。

對于“計算機程序本身”，《指南》第二部分第九章第1節(jié)給出了明確定義：“本章所說的計算機程序本身是……代碼化指令序列，或者可被自動轉(zhuǎn)換成代碼化指令序列的符號化指令序列或者符號化語句序列”，“計算機程序本身”屬于智力活動的規(guī)則和方法，系我國專利法第二十五條第一款第（二）項予以排除的主題。而對于“涉及計算機程序的發(fā)明”，例如“介質(zhì)+計算機程序流程”的發(fā)明，不屬于所述排除的主題，應(yīng)進一步判斷其是否符合我國專利法第二條等其他法律規(guī)定。同時，區(qū)別“計算機程序本身”和“涉及計算機程序的發(fā)明”，也可以進一步明確版權(quán)法與專利法在涉及計算機程序保護方面的區(qū)別。不同于版權(quán)法，我國專利法保護的是根據(jù)計算機程序流程的先后順序以自然語言描述的完整的技術(shù)方案。

2.明確裝置權(quán)利要求的組成部分可以包括程序（第5.2節(jié)）

改進點

將《指南》第二部分第九章第5.2節(jié)第1段第1句中的“即實現(xiàn)該方法的裝置”修改為“例如實現(xiàn)該方法的裝置”。從“即”修改為“例如”，意在以最少修改字?jǐn)?shù)開放原有的封閉式描述。刪除現(xiàn)行《指南》第5.2節(jié)第1段中“并詳細描述該計算機程序的各項功能是由哪些組成部分完成以及如何完成這些功能”，第1段最后增加“所述組成部分不僅可以包括硬件，還可以包括程序”。

計算機產(chǎn)品的特點在于軟件與硬件是兩個協(xié)同工作的組成部分，因而，在產(chǎn)品權(quán)利要求中可以針對其程序流程的改進直接、明確地進行描述。上述修改明確了程序可以作為裝置權(quán)利要求的組成部分，從而可以更加直接清楚地描述改進僅僅在于計算機程序流程的產(chǎn)品權(quán)利要求。

3.將“功能模塊”修改為“程序模塊”（第5.2節(jié)）

改進點

將現(xiàn)行《指南》第5.2節(jié)第2段中如下內(nèi)容“則這種裝置權(quán)利要求中的各組成部分應(yīng)當(dāng)理解為實現(xiàn)該程序流程各步驟或該方法各步驟所必須建立的功能模塊，由這樣一組功能模塊限定的裝置權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)理解為主要通過說明書記載的計算機程序?qū)崿F(xiàn)該解決方案的功能模塊構(gòu)架，而不應(yīng)當(dāng)理解為主要通過硬件方式實現(xiàn)該解決方案的實體裝置”中涉及的“功能模塊”修改為“程序模塊”，以更好地反映技術(shù)本質(zhì)，同時避免與一般“功能性限定”相混淆。

按照上述說明修訂《指南》后，對于“全部以計算機程序流程為依據(jù)”的方案，可以撰寫為方法權(quán)利要求，“功能模塊構(gòu)架”（或“程序模塊構(gòu)架”）權(quán)利要求，也可以采用更直接的表達方式，例如撰寫為“一種計算機設(shè)備，包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序，其特征在于，所述處理器執(zhí)行所述程序時實現(xiàn)以下步驟……”或“一種計算機可讀存儲介質(zhì)，其上存儲有計算機程序（指令），其特征在于，該程序（指令）被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)以下步驟……”。

4.刪除第3節(jié)【例9】

改進點

刪除對現(xiàn)行審查實踐已無指導(dǎo)意義的【例9】。

關(guān)于化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定

（《指南》第二部分第十章的修改）

補交實驗數(shù)據(jù)是化學(xué)領(lǐng)域常見的情況，目前部分公眾對《指南》中的規(guī)定“申請日之后補交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”可能存在誤解。因此，此次《指南》修改進行了澄清，并進一步明確了如何進行審查。

涉及申請人補交的實驗數(shù)據(jù)相關(guān)內(nèi)容（第3.4節(jié)）

改進點

此次《指南》修改，增第3.5節(jié)“關(guān)于補交的實驗數(shù)據(jù)”，將現(xiàn)行《指南》第3.4節(jié)第（2）項涉及補交的實驗數(shù)據(jù)的內(nèi)容移至第3.5節(jié)。將“申請日之后補交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”修改為“對于申請日后補交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的?！?/p>

通過上述修改，明確審查員應(yīng)當(dāng)對申請人補交的實驗數(shù)據(jù)進行審查，對有關(guān)措辭可能帶來的對補交的實驗數(shù)據(jù)不予審查的誤解作出澄清，并對其中“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為準(zhǔn)”的原則在補交實驗數(shù)據(jù)的審查中如何體現(xiàn)予以說明，強調(diào)補充實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果與申請日公開事實的內(nèi)在必然聯(lián)系，這也是專利制度先申請制的本質(zhì)要求。

關(guān)于無效宣告請求的審查

（《指南》第四部分第三章的修改）

1.適度放開專利文件的修改方式

實踐中，專利權(quán)人希望專利文件的修改方式能夠更加靈活，允許補入權(quán)利要求中或者說明書中記載的技術(shù)特征，允許修正明顯錯誤。對此，此次《指南》修改給予了充分考慮和積極響應(yīng)。

改進點

此次《指南》修改建議適度放開專利文件的修改方式，允許在權(quán)利要求中補入其他權(quán)利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征，以縮小保護范圍，并允許對權(quán)利要求書中的明顯錯誤進行修正（第4.2節(jié)、第4.6.2節(jié)、第4.6.3節(jié)），有效地保護其智慧貢獻。

需要注意的是，允許以補入其他權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征的方式修改權(quán)利要求，并不等于允許對權(quán)利要求書中記載的技術(shù)特征進行任意組合，修改后的權(quán)利要求還需要滿足我國專利法第三十三條等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2.調(diào)整有關(guān)請求人增加無效宣告理由和補充證據(jù)的規(guī)定

我國專利法實施細則第六十七條對請求人增加理由和補充證據(jù)的時機加以限制，其目的是為了防止請求人在法定時限內(nèi)怠于提出無效宣告理由和舉證，而在專利權(quán)人答辯之后進行證據(jù)“突襲”。因此，現(xiàn)行《指南》第4.2節(jié)第（2）項（i）規(guī)定：“針對專利權(quán)人以合并方式修改的權(quán)利要求”允許在指定期限內(nèi)增加無效宣告理由，旨在給與請求人針對專利權(quán)人所作修改調(diào)整其無效宣告理由的機會，而非允許請求人提出原本應(yīng)在專利權(quán)人作出修改前提出的無效宣告理由。據(jù)此，本次《指南》修改明確了請求人“針對專利權(quán)人以刪除以外的方式修改的權(quán)利要求”增加無效宣告理由的，應(yīng)當(dāng)僅“針對修改內(nèi)容”增加無效宣告理由。

改進點

刪除現(xiàn)行《指南》第4.3.1節(jié)第（2）項（i）中關(guān)于“針對專利權(quán)人以合并方式修改的權(quán)利要求”允許請求人在指定期限內(nèi)補充證據(jù)的規(guī)定。為有效解決爭議，請求人在提出無效宣告請求時或者在1個月的法定期限內(nèi)，應(yīng)當(dāng)對其主張應(yīng)予宣告無效的所有權(quán)利要求及其技術(shù)特征整體考慮并提交相應(yīng)的證據(jù)。在修改屬于通過補入其他權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征對權(quán)利要求進一步限定的情況下，由于修改后的權(quán)利要求并未引入此前權(quán)利要求書中不存在的技術(shù)特征，因此請求人可以對證據(jù)組合方式進行調(diào)整，但不能補充證據(jù)。

關(guān)于專利申請文檔

（《指南》第五部分第四章的修改）

1.增加允許查閱和復(fù)制的內(nèi)容（第5.2節(jié)）

現(xiàn)行《指南》規(guī)定，對于已經(jīng)公布但尚未公告授予專利權(quán)的發(fā)明專利申請案卷，只能查閱和復(fù)制該專利申請案卷中直到公布日為止的有關(guān)內(nèi)容。這一規(guī)定不利于技術(shù)傳播，影響公眾及時獲得專利審查過程信息和對專利審查工作進行監(jiān)督。

改進點

此次《指南》修改，建議增加允許公眾查閱和復(fù)制的內(nèi)容，刪除《指南》第5.2節(jié)第（2）項中“直到公布日為止”的規(guī)定，將公眾可以查閱和復(fù)制的范圍擴大到實質(zhì)審查程序，包括向申請人發(fā)出的通知書、檢索報告和決定書；在《指南》第5.2節(jié)第（3）項中，對于已經(jīng)公告授予專利權(quán)的專利申請案卷，將國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局發(fā)出的“檢索報告”列入允許查閱和復(fù)制的內(nèi)容。此外，由于《指南》第5.1節(jié)“查閱和復(fù)制的原則”中已經(jīng)明確了是否允許查閱和復(fù)制的判斷原則，可據(jù)此確定文件是否允許查閱和復(fù)制，因此建議刪除第5.2節(jié)第（5）項規(guī)定：“除上述內(nèi)容之外，其他文件不得查閱或者復(fù)制?！?/p>

2.關(guān)于期限、權(quán)利的恢復(fù)、中止（第五部分第七章的修改）

2013年1月1日，新修訂的《民事訴訟法》正式施行，其加強了對有關(guān)單位履行扣押、凍結(jié)財產(chǎn)等協(xié)助執(zhí)行義務(wù)方面的要求。

改進點

此次《指南》修改明確對于人民法院要求國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局協(xié)助執(zhí)行財產(chǎn)保全而執(zhí)行中止程序的，專利局應(yīng)當(dāng)按照民事裁定書及協(xié)助執(zhí)行通知書寫明的財產(chǎn)保全期限中止有關(guān)程序；中止期限屆滿后，人民法院要求繼續(xù)采取財產(chǎn)保全措施的，應(yīng)當(dāng)在期限屆滿前將繼續(xù)保全的協(xié)助執(zhí)行通知書送達專利局，經(jīng)審核符合規(guī)定的，中止期限予以續(xù)展；根據(jù)我國專利法實施細則第八十六條至八十八條的規(guī)定，規(guī)范涉及無效宣告程序的中止期限要求。（知識產(chǎn)權(quán)報　張憲鋒　周文　周胡斌）